美國(guó)先發(fā)明制改為發(fā)明人先申請(qǐng)制日前開(kāi)始實(shí)施，雙方重審程序也已開(kāi)始執(zhí)行。專家提醒——提交申請(qǐng)需盡早 提起無(wú)效看時(shí)機(jī)

　　在最新的美國(guó)專利法修改中，《美國(guó)發(fā)明法案》將先發(fā)明制改為發(fā)明人先申請(qǐng)制（first inventor to file)，今年3月16日，該條款正式開(kāi)始實(shí)施。與此同時(shí)，新增加的雙方重審程序（Inter Partes Review，簡(jiǎn)稱IPR)也已開(kāi)始執(zhí)行。對(duì)此，專家指出，先發(fā)明制改為發(fā)明人先申請(qǐng)制后，欲在美國(guó)申請(qǐng)專利的中國(guó)企業(yè)應(yīng)盡早提交申請(qǐng)，避免被他人搶先。另外，雙方重審程序?qū)嵭幸院?，在美?guó)挑戰(zhàn)專利無(wú)效的“主戰(zhàn)場(chǎng)”很可能將轉(zhuǎn)向美國(guó)專利商標(biāo)局，中國(guó)企業(yè)一定要注意提起該程序的時(shí)間點(diǎn)，把握好在美國(guó)提起專利無(wú)效的時(shí)機(jī)。

　　發(fā)明人先申請(qǐng)制實(shí)施

　　提交專利申請(qǐng)需盡早

　　在2011年9月16日奧巴馬頒布的《美國(guó)發(fā)明法案》中，美國(guó)將先發(fā)明制改為了發(fā)明人先申請(qǐng)制，意即專利授予先申請(qǐng)的真正的發(fā)明人。而此前，美國(guó)多年來(lái)一直采用的是先發(fā)明制，專利授予給最先做出發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人。今年3月16日，修改后的該條款正式開(kāi)始執(zhí)行。

　　“由于此前美國(guó)實(shí)行先發(fā)明制，所以很多公司有了發(fā)明之后不著急申請(qǐng)專利，覺(jué)得晚些申請(qǐng)也沒(méi)事兒，即使被別人搶先了，只要證明了是自己先發(fā)明的就可以挽回。發(fā)明人先申請(qǐng)制實(shí)施以后，很多美國(guó)公司都在改變策略，一有成果就第一時(shí)間提交專利申請(qǐng)。中國(guó)企業(yè)若想在美國(guó)申請(qǐng)專利，也一定要盡快、盡早。”美國(guó)飛翰律師事務(wù)所管理合伙人、律師芭巴拉（Barbara McCurdy)告訴中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)記者。

　　美國(guó)采用先發(fā)明制時(shí)，很多公司都很注重研發(fā)文件的保存，因?yàn)樗梢杂脕?lái)證明某項(xiàng)成果是自己最先發(fā)明的。采用發(fā)明人先申請(qǐng)制以后，研發(fā)文件的保存是否還那么重要呢?芭巴拉表示，即使是采用了發(fā)明人先申請(qǐng)制，保存好研發(fā)文件依然非常必要，因?yàn)槊绹?guó)有一個(gè)“源頭程序”，如果某項(xiàng)發(fā)明被別人盜取并提交了專利申請(qǐng)，只要發(fā)明人可以證明該項(xiàng)發(fā)明是自己的，盜取者也不一定能夠獲得專利。而在證明的過(guò)程中，研發(fā)文件作為證據(jù)就可以發(fā)揮大作用。

　　在美國(guó)，新專利法實(shí)施后，如果是雙方同時(shí)在做某一項(xiàng)研發(fā)，哪一方先申請(qǐng)專利，一般專利權(quán)就歸哪一方。新專利法修改后，現(xiàn)有技術(shù)的范圍擴(kuò)大了，有效申請(qǐng)日以前公開(kāi)的所有技術(shù)均屬于現(xiàn)有技術(shù)。“不過(guò)，美國(guó)有一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)例外的規(guī)定，即發(fā)明人一年內(nèi)公開(kāi)的信息，可以不作為抵觸發(fā)明人自己專利申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)。”美國(guó)飛翰律師事務(wù)所合伙人王寧玲舉例說(shuō)，例如，發(fā)明人和某研究院共同研發(fā)了一項(xiàng)成果，提交了一件專利申請(qǐng)，審查員在審查時(shí)檢索到了一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)，認(rèn)為該專利申請(qǐng)不能獲得授權(quán)。但發(fā)明人在答復(fù)審查意見(jiàn)時(shí)如果可以證明，這項(xiàng)技術(shù)其實(shí)是發(fā)明人和該研究院共同研發(fā)，該技術(shù)就可以不作為抵觸該申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)。

　　雙方重審程序已執(zhí)行

　　提起專利無(wú)效看時(shí)機(jī)

　　除了先發(fā)明制改為發(fā)明人先申請(qǐng)制之外，前不久開(kāi)始實(shí)施的雙方重審程序也是對(duì)欲進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)可能產(chǎn)生重大影響的一項(xiàng)內(nèi)容。授權(quán)后重審程序（Post-Grant Review，簡(jiǎn)稱PGR)和雙方重審程序都是最新的美國(guó)專利法修改中新增加的提起專利無(wú)效的程序，但是兩者對(duì)提出的時(shí)間要求不一樣。

　　“授權(quán)后重審程序必須在美國(guó)專利商標(biāo)局授予專利權(quán)后9個(gè)月內(nèi)提出，9個(gè)月之后，如果要提專利無(wú)效，就需要通過(guò)雙方重審程序進(jìn)行，但無(wú)效請(qǐng)求依據(jù)僅限于新穎性和顯而易見(jiàn)性，證據(jù)也只能是專利及出版物。”芭巴拉告訴中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)記者，從去年9月16日雙方重審程序開(kāi)始執(zhí)行至今年1月13日，提交的雙方重審程序請(qǐng)求已有139件，到今年1月底為止還沒(méi)有請(qǐng)求被駁回的。需要提醒中國(guó)企業(yè)的是，一定要注意提起兩個(gè)程序的時(shí)間限制，一旦錯(cuò)過(guò)了時(shí)機(jī)，將可能帶來(lái)不可彌補(bǔ)的損失。

　　據(jù)了解，由于大量的專利無(wú)效案件開(kāi)始由美國(guó)法院轉(zhuǎn)移到美國(guó)專利商標(biāo)局，美國(guó)專利商標(biāo)局也在開(kāi)始考慮如何制定一些條款讓當(dāng)事人花更少的費(fèi)用來(lái)使用這兩個(gè)專利異議程序。

　　“不過(guò)，這兩個(gè)程序也有一定的劣勢(shì)：其證據(jù)開(kāi)示程序比較簡(jiǎn)單，而根據(jù)美國(guó)法律中的禁反言原則，已經(jīng)提出或者應(yīng)當(dāng)提出的合理的無(wú)效理由，如果當(dāng)事人敗訴，在以后的程序比如法院訴訟中將不能再提出。如果中國(guó)企業(yè)需要使用這些比較復(fù)雜的程序，一定要提前把相關(guān)規(guī)定了解清楚，或者找比較專業(yè)的律師提供幫助，以制定策略和實(shí)施方案。”王寧玲說(shuō)。（知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)　記者　裴宏　吳艷)