在權(quán)利要求中,一般是以結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系來表述技術(shù)特征,對于一部分領(lǐng)域的發(fā)明及實用新型而言,存在無法用上述的特征表述或者用功能或效果特征來限定技術(shù)特征反而更為恰當?shù)那闆r,這就促成了“功能性特征”這一特殊的表述形式。
功能性特征在司法解釋和專利審查指南卻有著不同的解釋,具體如下:
《專利審查指南2010》中,對功能性限定記載了:“對于權(quán)利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征,應當理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實施方式。對于含有功能性限定的特征的權(quán)利要求,應當審查該功能性限定是否得到說明書的支持。如果權(quán)利要求中限定的功能是以說明書實施例中記載的特定方式完成的,并且所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能明了此功能還可以采用說明書中未提到的其他替代方式來完成,或者所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員有理由懷疑該功能性限定所包含的一種或幾種方式不能解決發(fā)明或者實用新型所要解決的技術(shù)問題,并達到相同的技術(shù)效果,則權(quán)利要求中不得采用覆蓋了上述其他替代方式或者不能解決發(fā)明或?qū)嵱眯滦图夹g(shù)問題的方式的功能性限定。
此外,如果說明書中僅以含糊的方式描述了其他替代方式也可能適用,但對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說,并不清楚這些替代方式是什么或者怎樣應用這些替代方式,則權(quán)利要求中的功能性限定也是不允許的。另外,純功能性的權(quán)利要求得不到說明書的支持,因而也是不允許的?!?/span>
《專利侵權(quán)司法解釋一》第四條:對于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征,人民法院應當結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式,確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。
《專利侵權(quán)司法解釋二》第八條:與說明書及附圖記載的實現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征相比,被訴侵權(quán)技術(shù)方案的相應技術(shù)特征是以基本相同的手段,實現(xiàn)相同的功能,達到相同的效果,且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的,人民法院應當認定該相應技術(shù)特征與功能性特征相同或者等同。
北京市高級人民法院于2017年發(fā)布的《專利侵權(quán)判定指南》對功能性特征的解釋也給出了規(guī)定,該指南第十八條規(guī)定:對于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的功能性特征,應當結(jié)合說明書及附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式,確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。
由此可見,目前我國的專利行政機關(guān)和司法機關(guān)關(guān)于功能性特征的解釋還存在不同:即在專利審查和專利無效宣告程序等行政或準司法程序中,對于功能性特征的解釋采用“全面覆蓋原則”;在專利侵權(quán)訴訟中,對于功能性特征的解釋采用“限定原則”.
在關(guān)于復審無效的案件中,對于理解含有功能性限定的權(quán)利要求的保護范圍,會力求既不會局限于說明書的記載而縮小權(quán)利要求的保護范圍,也不會脫離說明書的記載而機械地理解權(quán)利要求,更多地是強調(diào)權(quán)利要求保護范圍的合理性,較好地平衡社會公眾與專利權(quán)人雙方的利益。也就是站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度,結(jié)合對專利說明書的理解,合理確定實現(xiàn)該功能的技術(shù)手段,同時該技術(shù)手段能夠解決該專利所要解決的技術(shù)問題和達到專利所要實現(xiàn)的技術(shù)效果,以此來認定含有功能性限定的權(quán)利要求保護范圍。
總而言之,在權(quán)利要求中采用功能性特征描述時,需要注意:對這種功能性特征進行辨別,判斷其是否在本領(lǐng)域內(nèi)已經(jīng)形成了特定的含義,若沒有明確含義,則應當在具體實施方式部分進行更為充分的擴展舉例,以形成完整的保護范圍,也就是要囊括所有能實現(xiàn)該功能性特征的例子。
還需要注意:審查指南中強調(diào)“權(quán)利要求中應當盡量避免使用功能或者效果特征來限定實用新型”,“只有在某一技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征來限定,或者技術(shù)特征用結(jié)構(gòu)特征限定不如用功能或者效果特征來限定更為恰當,而且該功能或者效果在說明書中有充分說明時,使用功能或者效果特征來限定實用新型才可能是允許的”,由此可見,功能性限定特征的使用是有諸多限制條件的,不能為追求過大的保護范圍而濫用功能性特征,使用功能性限定特征應當慎之又慎。