近日，君逸律所承辦的深圳市丹楓白露酒店投資管理有限公司與湛江市楓丹白露酒店有限公司、芒果網(wǎng)有限公司侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛一案成功入選廣東省商標(biāo)協(xié)會(huì)發(fā)布“2021年度廣東十大商標(biāo)案例”。本案對正確理解與適用《商標(biāo)法》第五十九條第一款關(guān)于地名的正當(dāng)使用具有重要的指導(dǎo)意義。
一、基本案情
- 2017年初，深圳市丹楓白露酒店投資管理有限公司（以下簡稱“深圳丹楓白露酒店”）經(jīng)調(diào)查取證，發(fā)現(xiàn)湛江市楓丹白露酒店有限公司（以下簡稱“湛江楓丹白露酒店”）在其開設(shè)的酒店及官網(wǎng)上使用“楓丹白露”標(biāo)識(shí)，涉嫌侵犯其“丹楓白露”注冊商標(biāo)專用權(quán)及構(gòu)成不正當(dāng)競爭。芒果網(wǎng)有限公司在其開設(shè)的官方網(wǎng)站上公開宣傳、推廣“湛江楓丹白露酒店”，并且提供“湛江楓丹白露酒店”的預(yù)訂業(yè)務(wù)，涉嫌侵害深圳丹楓白露酒店的商標(biāo)專用權(quán)。鑒于此，深圳市丹楓白露酒店委托廣東君逸律師事務(wù)所起訴至深圳市中級(jí)人民法院。
- 2018年11月，一審法院作出判決，認(rèn)定被訴侵權(quán)行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭，判決湛江楓丹白露酒店賠償深圳丹楓白露酒店經(jīng)濟(jì)損失及合理維權(quán)費(fèi)用共計(jì)50萬元。湛江楓丹白露酒店不服，上訴至廣東省高級(jí)人民法院。
- 2019年6月，廣東高院作出二審判決，認(rèn)為“楓丹白露”是法國著名的歷史、文化、旅游名鎮(zhèn)及其宮殿的中文翻譯，已經(jīng)成為公共領(lǐng)域的資源，不能被個(gè)別人獨(dú)占享有，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用“楓丹白露”這一外國地名，撤銷一審判決，駁回深圳丹楓白露酒店的全部訴訟請求。深圳丹楓白露酒店不服二審判決，向最高法院提起再審申請。
- 2020年9月，最高法院再審改判，認(rèn)定湛江楓丹白露酒店與作為地名的“楓丹白露”之間并無關(guān)聯(lián)，其使用“楓丹白露”并不屬于對地名的正當(dāng)使用，被訴侵權(quán)行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭，撤銷二審判決，維持一審判決。
本案的爭議焦點(diǎn)為湛江楓丹白露酒店實(shí)施的被訴侵權(quán)行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)以及在企業(yè)名稱中“楓丹白露”是否構(gòu)成不正當(dāng)競爭。而湛江楓丹白露酒店依據(jù)商標(biāo)法第五十九條第一款之規(guī)定主張其使用的“楓丹白露”是對地名正當(dāng)使用的抗辯意見是否成立，是本案的關(guān)鍵所在。本案最高法院與二審法院對《商標(biāo)法》第五十九條第一款關(guān)于地名的正當(dāng)使用產(chǎn)生了不同的理解，從而作出了不同的判決。最高法院認(rèn)為，本案中，雖然湛江楓丹白露酒店使用的被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)的主要部分即漢語部分“楓丹白露”與法國著名“Fontainebleau”地名的中文翻譯“楓丹白露”完全一致，但湛江楓丹白露酒店與作為地名的“楓丹白露”之間并無關(guān)聯(lián)，其使用“楓丹白露”并不屬于對地名的正當(dāng)使用。因此，湛江楓丹白露酒店的該項(xiàng)抗辯主張不成立，二審法院對此認(rèn)定錯(cuò)誤，應(yīng)予糾正。一審判決認(rèn)定并無不當(dāng)，本院予以維持。
三、典型意義
本案最高法院在如何劃清注冊商標(biāo)專用權(quán)保護(hù)范圍與地名正當(dāng)使用的界限上提供了正確的司法導(dǎo)向，有利于司法裁判的統(tǒng)一。《商標(biāo)法》第五十九條第一款規(guī)定：“注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。”對于地名正當(dāng)使用的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)回歸到《商標(biāo)法》的立法本義，即相關(guān)公眾是否會(huì)發(fā)生混淆，如果該地名僅作為客觀真實(shí)的描述性使用，即限于說明或客觀描述該商品或服務(wù)來源于該地或者與該地名具有某種特定關(guān)聯(lián)關(guān)系，使用目的出于善意，而非攀附他人商譽(yù)進(jìn)行的商標(biāo)性使用，且使用并不會(huì)造成相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)，則可能會(huì)被認(rèn)定構(gòu)成《商標(biāo)法》第五十九條第一款的正當(dāng)使用，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。但如果將地名作為商標(biāo)性使用，且主觀上并非出于善意使用，而是為了達(dá)到攀附他人知名商標(biāo)的目的，客觀上其使用行為也容易造成相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)，即符合商標(biāo)侵權(quán)判定的標(biāo)準(zhǔn)，則其行為應(yīng)當(dāng)被納入注冊商標(biāo)專用權(quán)保護(hù)范圍，認(rèn)定構(gòu)成《商標(biāo)法》第五十七條侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為。