本案要旨

　　商標(biāo)法第十三條第二款規(guī)定的“誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害的”，不應(yīng)簡單地從市場混淆意義上進行理解，通常還應(yīng)考慮因誤導(dǎo)相關(guān)公眾而減弱馳名商標(biāo)的顯著性或者貶損其聲譽的情形，即應(yīng)當(dāng)考慮是否足以使相關(guān)公眾認為被異議商標(biāo)與馳名商標(biāo)具有相當(dāng)程度的聯(lián)系，而減弱馳名商標(biāo)的顯著性、貶損馳名商標(biāo)的市場聲譽，或者不正當(dāng)利用馳名商標(biāo)的市場聲譽。由于商標(biāo)的顯著性各有不同，即使是馳名商標(biāo)在不同商品對相關(guān)公眾產(chǎn)生的影響也存在差異。對于馳名程度越高的馳名商標(biāo)，相關(guān)公眾對該商標(biāo)的知曉和關(guān)注程度亦越高。

案情

　　吉百利(中國)食品有限公司（下稱吉百利公司）在第30類的巧克力、巧克力糖果、糖果等商品上擁有多件“吉百利”商標(biāo)（下稱引證商標(biāo)）。

　　2001年7月31日，楊康民申請注冊“吉百麗JIBAILI及圖”商標(biāo)（下稱被異議商標(biāo)），指定使用的商品為第25類服裝、鞋、帽、腰帶、襪領(lǐng)帶、手套（服裝）、嬰兒全套衣、足球鞋、婚紗。2002年10月7日，該商標(biāo)通過國家工商行政管理總局商標(biāo)局（下稱商標(biāo)局）初步審定并公告。

　　在法定異議期內(nèi)，吉百利公司向商標(biāo)局提出商標(biāo)異議申請。商標(biāo)局作出（2007）商標(biāo)異字第00358號“吉百麗JIBAILI”商標(biāo)異議裁定，認為被異議商標(biāo)指定使用的商品與吉百利公司在先注冊的“吉百利”商標(biāo)核定使用的商品不類似，吉百利公司稱楊康民抄襲和復(fù)制其商標(biāo)及誤導(dǎo)消費者證據(jù)不足，吉百利公司所提證據(jù)不足以認定其引證商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)，裁定被異議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊。

　　吉百利公司不服，向國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會（下稱商評委）提出復(fù)審申請。商評委作出第08428號裁定，認定被異議商標(biāo)由文字“吉百麗”、其對應(yīng)拼音“JIBAILI”及圖形組合構(gòu)成，整體無實際含義，在服裝等商品上使用不致產(chǎn)生社會不良影響，其注冊和使用也不致嚴(yán)重擾亂市場經(jīng)濟秩序。因此，被異議商標(biāo)未構(gòu)成商標(biāo)法第十條第一款第（八）項規(guī)定之不良影響之情形。本案中在案證據(jù)可以證明吉百利公司的“吉百利”商標(biāo)在巧克力等相關(guān)商品上具有較高知名度，但由于“吉百利”商標(biāo)指定的巧克力等商品與被異議商標(biāo)指定使用的服裝等商品在功能、用途等方面差別較大，且被異議商標(biāo)與吉百利公司商標(biāo)存在一定區(qū)別，在實際使用中不易使消費者產(chǎn)生被異議商標(biāo)指定使用的商品是吉百利公司生產(chǎn)的錯誤認識，不致?lián)p害吉百利公司利益。吉百利公司未能提供證據(jù)證明其商標(biāo)在服裝等商品上在先使用并具有較高知名度。吉百利公司證據(jù)亦不能證明被異議商標(biāo)系對“吉百利”商標(biāo)的復(fù)制模仿。因此，被異議商標(biāo)未構(gòu)成商標(biāo)法第十三條規(guī)定的不予注冊并禁止使用的情形。綜上，依據(jù)商標(biāo)法第三十三條、第三十四條的規(guī)定，裁定：被異議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊。

　　吉百利公司不服，提起行政訴訟。

判決

　　北京市第一中級人民法院經(jīng)審理認為，只有在對在先的注冊商標(biāo)是否馳名作出判斷，才能確定商標(biāo)法第十三條第二款有無適用的可能與必要，并對訴爭商標(biāo)是否系復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標(biāo)，以及訴爭商標(biāo)的注冊是否會因誤導(dǎo)公眾而損害該馳名商標(biāo)注冊人的利益作出判斷。北京市第一中級人民法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第（二）項第1目之規(guī)定，判決：一、撤銷第08428號裁定；二、商評委重新作出裁定。

　　商評委不服原審判決，提起上訴，請求撤銷原審判決，維持第08428號裁定。北京市高級人民法院經(jīng)審理，判決：駁回上訴，維持原判。

評析

　　本案在訴訟中的關(guān)鍵爭議是商評委在異議復(fù)審程序中，是否對商標(biāo)法第十三條第二款進行了審查。

　　判斷被異議商標(biāo)是否屬于商標(biāo)法第十三條第二款規(guī)定的誤導(dǎo)公眾從而損害馳名商標(biāo)注冊人利益的情形，應(yīng)當(dāng)考慮被異議商標(biāo)指定使用的商品和引證商標(biāo)核定使用商品的類別差距。商標(biāo)的顯著性各有不同，即使是馳名商標(biāo)在不同商品對相關(guān)公眾產(chǎn)生的影響也存在差異。對于馳名程度越高的馳名商標(biāo)，相關(guān)公眾對該商標(biāo)的知曉和關(guān)注程度亦越高。根據(jù)吉百利公司的異議復(fù)審請求，本案引證商標(biāo)在被異議商標(biāo)申請日之前在中國是否構(gòu)成馳名、其馳名程度如何，是判斷被異議商標(biāo)的注冊是否屬于誤導(dǎo)公眾從而損害吉百利公司合法權(quán)益的重要考量因素。也就是說，只有在對在先的注冊商標(biāo)是否馳名作出判斷，才能確定商標(biāo)法第十三條第二款有無適用的可能與必要，并對訴爭商標(biāo)是否系復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標(biāo)，以及訴爭商標(biāo)的注冊是否會因誤導(dǎo)公眾而損害該馳名商標(biāo)注冊人的利益作出判斷。

　　而判斷商標(biāo)評審委員會作出第08428號裁定是否對商標(biāo)法第十三條第二款進行了審查，應(yīng)以該裁定的內(nèi)容為準(zhǔn)。雖然在訴訟中，商評委主張其在第08428號裁定中已經(jīng)對于引證商標(biāo)是否構(gòu)成馳名進行了評述，但是實際上，商評委在第08428號裁定中僅依據(jù)吉百利公司提交的21份證據(jù)認定“吉百利”商標(biāo)在巧克力等相關(guān)商品上具有較高知名度，并未對引證商標(biāo)是否構(gòu)成馳名商標(biāo)進行評述，第08428號裁定也未說明引證商標(biāo)是否構(gòu)成馳名的具體理由。所以，原審法院認為商評委認定被異議商標(biāo)的注冊不會誤導(dǎo)公眾，與引證商標(biāo)構(gòu)成混淆，從而不會損害吉百利公司利益的結(jié)論不妥。

　　有觀點認為，馳名商標(biāo)應(yīng)堅持個案認定及按需認定原則。適用商標(biāo)法第十三條第二款須同時符合四個條件，即他人商標(biāo)在系爭商標(biāo)申請日前已經(jīng)馳名且已經(jīng)在中國注冊；系爭商標(biāo)構(gòu)成對他人馳名商標(biāo)的復(fù)制、摹仿或者翻譯；系爭商標(biāo)所使用的商品或者服務(wù)與他人馳名商標(biāo)所使用的商品或者服務(wù)不相同或者不相類似；系爭商標(biāo)的注冊或者使用，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害。在先注冊商標(biāo)是否構(gòu)成馳名商標(biāo)是適用商標(biāo)法第十三條第二款的必要但非唯一條件。

　　對此，我們認為，商標(biāo)法第十三條第二款規(guī)定，就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標(biāo)，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用。鑒于對馳名的注冊商標(biāo)可給予在不相同或者不相類似商品上的跨類保護，這里規(guī)定的“誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害的”，不應(yīng)簡單地從市場混淆意義上進行理解，通常還應(yīng)考慮因誤導(dǎo)相關(guān)公眾而減弱馳名商標(biāo)的顯著性或者貶損其聲譽的情形，即應(yīng)當(dāng)考慮是否足以使相關(guān)公眾認為被異議商標(biāo)與馳名商標(biāo)具有相當(dāng)程度的聯(lián)系，而減弱馳名商標(biāo)的顯著性（即淡化）、貶損馳名商標(biāo)的市場聲譽，或者不正當(dāng)利用馳名商標(biāo)的市場聲譽。由于商標(biāo)的顯著性各有不同，即使是馳名商標(biāo)在不同商品對相關(guān)公眾產(chǎn)生的影響也存在差異。對于馳名程度越高的馳名商標(biāo)，相關(guān)公眾對該商標(biāo)的知曉和關(guān)注程度亦越高。引證商標(biāo)在被異議商標(biāo)申請日之前在中國是否構(gòu)成馳名商標(biāo)、其馳名程度如何，是判斷被異議商標(biāo)的注冊是否屬于誤導(dǎo)公眾從而損害吉百利公司合法利益的重要考量因素，即原則上只有在對在先的注冊商標(biāo)是否馳名作出判斷，才能確定商標(biāo)法第十三條第二款有無適用的可能與必要，并對訴爭商標(biāo)是否系復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標(biāo)，以及訴爭商標(biāo)的注冊是否會因誤導(dǎo)公眾而損害該馳名商標(biāo)注冊人的利益作出判斷。但商評委在第08428號裁定中僅認定“吉百利”商標(biāo)在巧克力等相關(guān)商品上具有較高知名度，并未對引證商標(biāo)是否構(gòu)成馳名商標(biāo)進行評述，亦未說明引證商標(biāo)是否構(gòu)成馳名商標(biāo)的具體理由，不妥。

　　此外，第08428號裁定認定“由于‘吉百利’商標(biāo)指定的巧克力等商品與被異議商標(biāo)指定使用的服裝等商品在功能、用途等方面差別較大，且被異議商標(biāo)與吉百利公司商標(biāo)存在一定區(qū)別，在實際使用中不易使消費者產(chǎn)生被異議商標(biāo)指定使用的商品是吉百利公司生產(chǎn)的錯誤認識，不致?lián)p害吉百利公司利益。”即其對商標(biāo)法第十三條第二款規(guī)定的“誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標(biāo)注冊人的利益可能受到損害的”僅從是否造成市場混淆的意義上進行判斷，而并未考慮被異議商標(biāo)的注冊是否會減弱馳名商標(biāo)的顯著性、貶損馳名商標(biāo)的市場聲譽，或者不正當(dāng)利用馳名商標(biāo)的市場聲譽，也是不全面的。（作者：李燕蓉 單位：北京市高級人民法院）