新的《美國發(fā)明法案》已分步驟于2011年9月16日到2013年3月16日之間的不同時間點(diǎn)分步實施。該法案的改動之處不少,其中最大的變化是發(fā)明人先申請制的確立及增訂且修改了專利無效異議程序。
發(fā)明人先申請制
美國發(fā)明法案中變動最大、影響最深遠(yuǎn)的,是將原有的先發(fā)明制改成了符合國際慣例的先申請制。美國法采用的是發(fā)明人的先申請制,但又不是單純的先申請制。換言之,假設(shè)發(fā)明人沒有在第一時間提出專利申請,只要其有足夠的證據(jù)證明先申請案是他人從發(fā)明人處獲得的信息資料,即使發(fā)明人比先申請人晚遞交申請,其仍然可以獲得專利權(quán)。而先申請的非發(fā)明人如果無法提出反證,就將失去專利所有權(quán)。故此,也有學(xué)者認(rèn)為,美國的發(fā)明人先申請制更像是一個先申請制與先發(fā)明制的混血兒。
新法中,另外一個顯著的變化是新法給發(fā)明人1年的寬限期,發(fā)明人在提交專利申請之前1年之內(nèi)以任何形式(不限于國家認(rèn)定的國際展覽會或?qū)W術(shù)會議)公開披露,或他人從發(fā)明人處得到的信息去公開披露,都可能不會破壞其專利的新穎性。相對于其它國家6個月寬限期,美國的寬限期比較長,而且寬限包涵的范圍比較廣。
美國的先申請制度與中國的先申請制度是有些不同,即第一個申請人并不是絕對可以獲得專利權(quán),而且保護(hù)好自己研發(fā)的成果與研發(fā)過程中的數(shù)據(jù),是非常重要的。由于美國是判例法國家,新法頒布后,法官會通過現(xiàn)實中發(fā)生的案例來定義先申請的司法判斷標(biāo)準(zhǔn)與證據(jù)標(biāo)準(zhǔn),而隨后可能產(chǎn)品的司法判例也將會是非常重要的法律實踐依據(jù)。
授權(quán)后異議程序
關(guān)于授權(quán)后的異議程序,《美國發(fā)明法案》增加了授權(quán)后重審、雙方重審,保留了以前的單方復(fù)審,廢除了原來的雙方復(fù)審程序。
對于授權(quán)后重審及雙方重審,美國專利商標(biāo)局規(guī)定必須在1年內(nèi)完成異議程序(有特殊理由可以延長至1年半),這對中國公司進(jìn)入美國市場和消除專利壁壘具有非常重要的意義。
根據(jù)以往慣例,當(dāng)事人遭遇專利侵權(quán)威脅或訴訟時,可以選擇去法院提出對方專利無效的訴請,也可以去美國專利商標(biāo)局提出無效請求。由于美國專利局的無效程序耗時長,花錢多,同時又有禁止反言原則的禁錮,在這種情況下,一般當(dāng)事人都會選擇法院或者美國際貿(mào)易委員會(ITC)。相比之下,法院訴訟周期長而且費(fèi)用高。ITC雖然周期較短,但花費(fèi)依然不菲。這些現(xiàn)實情況都在無形之中給當(dāng)事人,特別是中國發(fā)明人和企業(yè)進(jìn)行專利維權(quán)增加了極大的壓力和負(fù)擔(dān)。不少中國公司在繁冗的程序、高昂的訴訟費(fèi)律師費(fèi)面前,不得不選擇放棄美國市場,或被迫選擇交納高昂的專利授權(quán)使用費(fèi)。
這個現(xiàn)象還在另一方面助長了NPE(非專利實施組織,也被稱為專利海盜)的瘋狂生長。讓人欣喜的是,新的規(guī)則將專利異議程序控制在1年內(nèi),且程序相對簡單,這對于中國公司或發(fā)明人是一個大好消息。
雖然《美國發(fā)明法案》新增加的專利異議程序有上述這些優(yōu)點(diǎn),但是缺點(diǎn)也顯而易見。這個程序里面的證據(jù)程序比較簡單,要求權(quán)利人提供的材料很少。根據(jù)美國法律的“禁止反言”原則:當(dāng)事人敗訴后,在后面的法院或ITC程序里,不能再把已經(jīng)提過的或應(yīng)當(dāng)提出的專利無效理由作為抗辯。所以中國企業(yè)和發(fā)明人必須非常小心的選擇維權(quán)的手段,必要時候必須事先征得美國知識產(chǎn)權(quán)律師的意見。
中國企業(yè)需注意的事項
需要提醒中國企業(yè)的是,新修訂的美國專利法允許任何人對公開后的專利申請案提出相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)文件,這些在專利授權(quán)后的異議程序中也有明確規(guī)定。但是,這些程序都必須在規(guī)定的期限內(nèi)提出。廣大中國企業(yè)必須加強(qiáng)警惕,時刻注意競爭對手的申請活動,才有辦法及時有效地提出適當(dāng)?shù)拇胧﹣矸乐垢偁帉κ肢@得不應(yīng)該獲得的專利。通常說,防止競爭對手獲得新的專利授權(quán),會是最有效的防御手段,所以監(jiān)視競爭對手的專利申請活動也會逐漸成為中國企業(yè)要注意的課題和下一步需要進(jìn)行的工作。(知識產(chǎn)權(quán)報 作者 梁子樵)