與美國專利訴訟的悠長歷史相比，1996年才經(jīng)美國最高法院確立的“馬克曼聽證”（Markman Hearing，也稱為Claim Construction，即權利要求書的解釋）無疑是一項年輕的制度。但由于幾乎所有的專利侵權訴訟中都會遇到涉案專利權利要求書的解釋這一核心問題，且因“馬克曼聽證”結(jié)果往往清楚地預示了案件結(jié)果，經(jīng)“馬克曼聽證”獲得有利結(jié)論的一方一旦據(jù)此向法庭提起不審即判的動議，專利侵權訴訟往往可就此快速了結(jié)，因此該制度的確立成為美國專利訴訟歷史上的一件大事。
“馬克曼聽證”制度的由來
“馬克曼聽證”制度確立之前，在專利侵權訴訟中的權利要求書解釋，通常交由陪審團在對案件事實進行裁決時一并做出，且并不會在訴訟文件上單獨就陪審團這一問題的判斷進行記錄。1991年，馬克曼（Markman）先生因認為其擁有的專利號為RE33054的“干洗衣物貯存及追蹤控制裝置”專利權被Westview公司所侵犯，遂向賓夕法尼亞州東區(qū)聯(lián)邦地方法院提起了專利侵權訴訟。
該專利是用掃描的方式，將客戶的衣物編號掃描后輸入電腦中做分類標示，并在衣物干洗過程中追蹤衣物位置，干洗完成后自動將衣物放回客戶固定的存貯位置。被告的產(chǎn)品則是同時運用掃描器和電腦兩種方式，將客戶干洗衣物的資料存入電腦并顯示費用、日期等相關信息。本案陪審團的裁決認為被告裝置構(gòu)成對原告專利權利的侵犯，但該地方法院認為系爭專利與被告裝置在功能實施上并不一致，遂推翻陪審團的裁決，判決被告不構(gòu)成侵權。
馬克曼不服，于1995年向聯(lián)邦上訴法院提起上訴，但其上訴理由僅為聯(lián)邦地方法院錯誤地解釋了陪審團關于專利權利要求書解釋中某個詞語的涵義。聯(lián)邦上訴法院在審理該案時，將案件的核心問題定為兩個：一是原告對于請求項解釋有無權利請求陪審團裁決;二是聯(lián)邦地方法院是否正確地解釋了“Inventory”一詞。該院多數(shù)法官經(jīng)審理后認為，權利要求書范圍的解釋與確定，屬于法律問題而非事實問題，因而屬于法院權限，而不應交由陪審團決定，且此前將此問題交由陪審團確定并不妥當。同時，由于認為原告專利與被告裝置存在實質(zhì)功能上的差異，聯(lián)邦上訴法院亦不認為被告構(gòu)成專利侵權。少數(shù)持不同意見的該院法官主要是質(zhì)疑這一結(jié)論違反了美國第七憲法修正案（即所有根據(jù)美國法律進行的普通法訴訟，只要爭議金額超過20美元，即有要求陪審團審判的權利）。
馬克曼不服，向最高法院提出上訴。1996年4月23日，美國最高法院就馬克曼訴Westview器械公司案（Markman v. Westview Instruments, Inc. 517 U.S. 370 （1996））做出終審裁決，裁決認定：權利要求書的解釋是聯(lián)邦地區(qū)法院法官應當處理的法律問題，而不是應當由陪審團來認定的事實問題，盡管在解釋權利要求書的過程中可能會包含一些對于事實問題的解釋，且這樣做并不違反第七修正案賦予給陪審團的權利。這一裁決標志著“馬克曼聽證”制度的正式確立。
“馬克曼聽證”制度的不足
該案判決是美國專利訴訟史上的一個重大轉(zhuǎn)折。“馬克曼聽證”成為法官專門用于解釋專利權利要求的一個經(jīng)常性聽證程序，用以解決專利侵權訴訟的核心問題。由于該聽證并非普遍適用，因此，十幾年來，聯(lián)邦民事訴訟規(guī)則并未正式對其有任何規(guī)定，而是給予法院絕對的自由裁量權。但是，何時可以進行“馬克曼聽證”?如何進行?是否有必要進行?類似問題在一定程度上困擾了審理專利侵權案件較多的法院。
2001年，加州北區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院率先制定了供本法院使用的專利審判專屬規(guī)則（Patent Local Rules），其中第四部分即為權利要求書的解釋程序（Claim Construction Proceddings），對“馬克曼聽證”的時間、流程、限制及當事人的義務均進行了規(guī)定。此后，各州紛紛效仿。目前，喬治亞州北區(qū)聯(lián)邦法院、得克薩斯州東區(qū)聯(lián)邦法院、得克薩斯州南區(qū)聯(lián)邦法院、賓夕法尼亞州西區(qū)聯(lián)邦法院等都制訂了書面的“馬克曼聽證”程序指南。近年來，不斷有新的案例在解釋與細化著“馬克曼聽證”，如2006年的Wilson Sporting Goods Co.訴Hillerich & Bradsby Co.案，2005年的Phillips訴AWH Corp.案，2008年的Howmedica Osteonics Corp.訴Wright Medical Technology, Inc.案，這些司法實踐大大拓展與豐富了“馬克曼聽證”使用的實體和程序規(guī)則，使之日漸成為美國專利訴訟中一個復雜、完備的司法程序。以至于竟然有人開發(fā)了模擬“馬克曼聽證”程序，只要你愿意，可以下載并訓練，以熟悉和確保有真正的權利要求書解釋時不會出現(xiàn)不利于自己的問題。
但是，該聽證帶來的問題也逐漸受到重視。有人質(zhì)疑說該程序?qū)е聦＠V訟費用增加，因為“馬克曼聽證”通常會單獨進行，且程序復雜，因此導致當事人花費大量的時間與精力，更為重要的是，由于40%至60%的聯(lián)邦地區(qū)法院案件會在聯(lián)邦巡回上訴法院被推翻，因此，花費巨大的“馬克曼聽證”似乎價值有限。同時，權利要求書的解釋要求是不多不少，忠實于技術發(fā)明思想與發(fā)明事實，但由于地區(qū)法院分散，法官的相關技術知識不十分專業(yè)，將權利要求書解釋這樣的問題交給他們，難免會帶來一些無法克服的問題。
“馬克曼聽證”制度的啟示
我國民事訴訟中并無陪審團制度，案件的事實問題與法律問題均由法官審理與確定。在專利侵權訴訟中，對于案件中涉及到的技術問題可以通過專家鑒定等方式解決，但并不因此免除法官審理案件的義務，即法律問題的判斷歸于法官，事實的法律屬性判斷仍然歸于法官。同時，權利要求書的解釋在我國的專利侵權訴訟中并不是一個單獨的程序，而是合并在案件審理過程中。因此，僅就我國的司法審判而言，“馬克曼聽證”制度并無直接的借鑒意義。
但是，對于那些已經(jīng)走出和正在走出國門的企業(yè)來說，了解與掌握這一重要的專利訴訟程序卻是極其重要的。通領科技集團的積極嘗試充分證明了這一點，而且隨著這一程序的不斷成熟，美國國際貿(mào)易法院（ITC）也開始在審理時適用“馬克曼聽證”制度。所以，知道“馬克曼聽證”意味著什么，確保所提交的用于解釋權利要求的文件確實充分，學會利用“馬克曼聽證”，無論是對于破解美國的專利訴訟威脅，還是為未來準備有效的法律武器，無疑都非常重要。（知識產(chǎn)權報 作者 魏瑋）