就《商標法》十一條中“僅直接表示商品質(zhì)量……”條款的簡要探析

—兼評“淘實惠”商標駁回復審案

基本案情：

深圳市某電子商務公司（下稱“申請人”）在第35類服務項目上申請注冊了“淘實惠智慧商店”商標（下稱“申請商標”），指定服務范圍為“廣告,商業(yè)信息代理,特許經(jīng)營的商業(yè)管理,替他人推銷,替他人采購(替其他企業(yè)購買商品或服務),市場營銷,進出口代理,文字處理,外購服務(商業(yè)輔助),尋找贊助”，商標局以申請商標缺乏顯著性，違反《商標法》第十一條第二款為由將申請商標駁回，申請人不服商標局的駁回決定，向商評委申請駁回復審，復審理由為：申請商標文字本身具有顯著性、申請商標與指定服務項目并直接關聯(lián)性、申請商標經(jīng)大量使用顯著性進一步增強。最終，商評委認可了申請人的復審理由，對申請商標予以初審公告。

案例點評：

   《商標法》第十一條規(guī)定：下列商標標識不得作為商標注冊……（二）僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的?！渡虡朔ㄡ屃x》認為，所謂“僅直接表示”，是指商標僅由對指定使用商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點具有直接說明性和描述性的標志構成。這也就意味著，“僅”是對商標標識構成要素的限制，“直接”是對商標標識含義、特點與對應商品或服務聯(lián)系程度的限制，只有符合這兩個要件了，方可構成《商標法》第十一條一款二項中的規(guī)定。

    一、“僅”表示只有或主要有的描述性要素

筆者認為，“僅”應該包括兩種情形，一“只有”，二“主要有”，也即如果申請商標只有或者主要有描述、說明所使用商品的特點的要素構成，包括完全由描述性要素構成的商標標識或者整體上主要是被認知為描述性要素構成的商標標識，即可以認定缺乏注冊商標應當具有的顯著性。具體到本案中，“淘實惠”系由申請人臆造，具有極強的獨創(chuàng)性，根據(jù)現(xiàn)代漢語詞典，“淘”表示“用水沖洗，去除雜質(zhì)”，為一個動詞，“實惠”表示“實際的好處，實際的利益”，在此處為形容詞做名詞使用，和前面的動詞結(jié)合起來，可理解為“精心篩選后獲得實際的好處和利益”。根據(jù)日常經(jīng)驗或相關公眾的通識，申請商標中的“實惠”二字也并不足以引人誤解為價格便宜。“智慧”也指辨析判斷的能力，在此處為“精明之選”的含義。“商店”有表示提供服務的場所的含義，但與“淘實惠智慧”是一個整體，不能單以一個詞組而對整體有無顯著性定性。因此，就申請商標整體而言，其為一個間接性描述詞匯，并非直接描述，應當認定為其具有顯著性。

二、“直接”表示了相關公眾的第一認知

“直接”強調(diào)的則是商標標識與與指定商品或服務的聯(lián)系程度，也就是說：商標標識直接表明了商品或服務的相應特點，不需要再進一步聯(lián)想或推演，關鍵要看相關公眾看到該標志的第一認知。舉一個簡單的例子，如將“蘋果”商標標識使用在第31類“未加工的水果及干果”商品上，顯然是不具有顯著性的，但是將“蘋果”商標標識使用在第9類“手提電話”等商品上，其則具有了顯著性，完全可以作為注冊商標使用。眾所周知，商標的基本功能是指示商品或服務的來源，也即識別性和區(qū)別性，如果商標標識起不到區(qū)分商品或服務來源的作用，也不能達到與他人商品或服務相區(qū)分的功能，則此商標標識已失去了其價值和意義。直接描述性商標標識會被相關公眾認知為是對商品或服務特點的描述，同時，將其注冊為商標，會妨礙其他市場主體對該描述性詞匯的使用，產(chǎn)生商標注冊人的獨占使用，這對其他生產(chǎn)同類商品的生產(chǎn)經(jīng)營者是不公平的，屬于對一種公共資源的壟斷。

具體到本案中，“淘實惠智慧商店”非商品或服務的通用名稱，無法也不可能與上述指定的服務產(chǎn)生直接關聯(lián)。相關公眾即使通過想象、說明、演繹、推理等進行揭示，也無法將其與申請商標相聯(lián)系。申請商標指定使用在第35類“廣告,特許經(jīng)營的商業(yè)管理,商業(yè)信息代理,外購服務（商業(yè)輔助）,進出口代理,市場營銷,替他人推銷,替他人采購（替其他企業(yè)購買商品或服務）,文字處理,尋找贊助”服務項目上，完全具有被作為商標認知的可能，且這種可能為固有的，不可更改的，能夠識別指定服務項目的來源。并未直接描述商品或服務的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量等特征，與商品或服務無法產(chǎn)生直接的關聯(lián)性。

本案啟示

在實踐中，某個商標標識是否構成了對商品或服務的直接描述并沒有明確的界限，如“全棉時代”商標，其包含有暗示性文字“棉”，將其注冊在第25類商品項目上，是否是對該類別商品的描述？對此，最高法曾出具了相關指導意見，規(guī)定：標志或者其構成要素暗示商品的特點，但不影響其識別商品來源功能的，不屬于描述性標志。該指導意見雖然明確了暗示性商標標識可以認定為具有顯著性，但是卻無法完全能起到區(qū)分直接性描述和暗示性描述的作用。

筆者認為，一商標標識是否具有直接描述性，應當從以下兩點來進行考量，第一，相關公眾的一般注意力，也即相關公眾對該商標標識的即視感，如對該商標標識的第一認知為描述性文字或標識，則該商標標識即具有直接描述性，反之，如果相關公眾需要聯(lián)想、想象等多種演繹才能將該商標標識與商品或服務相對應，則其為暗示性描述。第二，同行業(yè)經(jīng)營者的慣例，如果同行業(yè)中，某一商標標識為經(jīng)營者習慣性用語或者常用性的描述，則可能構成了直接描述。

新聞來源：精英知識產(chǎn)權集團