《商標法》第十三條第一款對“未注冊的馳名商標”的保護

——第1267138號“惠爾康”商標爭議案評析

趙春雷

我國《商標法》對未在中國注冊的馳名商標的保護體現(xiàn)在第十三條第一款。就本款的適用而言，既有馳名商標認定問題，也有本款構(gòu)成要件的判定問題?！盎轄柨怠鄙虡藸幾h案是適用第十三條第一款保護馳名的未注冊商標較為典型的一例，現(xiàn)結(jié)合此案具體案情對本款的立法目的、適用條件進行闡述。

基本案情

申請人：廈門惠爾康食品有限公司

被申請人：福州維他龍營養(yǎng)食品有限公司

爭議商標：第1267138號“惠爾康”商標

（一）　 當事人主張

申請人的主要理由：一、申請人創(chuàng)建于1992年底，是一家在食品行業(yè)具有很高知名度的企業(yè)。二、申請人依照我國商標法第十三條規(guī)定，主張其在飲料、八寶粥食品上長期使用的“惠爾康”商標是中國馳名商標，并要求撤銷爭議商標。三、申請人在飲料、八寶粥以外的食品上已注冊中文“惠爾康”商標，圖形商標已在所有的食品上注冊，“HUIERKANG及圖”商標早在1993年就在第29類“乳酸菌飲品”、第30類“八寶粥”等商品上注冊。四、被申請人申請注冊爭議商標，損害了申請人知名的商號權(quán)和產(chǎn)品包裝上的“惠爾康”字形的外觀設(shè)計專利權(quán)，違反了我國商標法第三十一條的規(guī)定。五、被申請人申請注冊惠爾康商標的行為在主觀上是明知、惡意的；其搶注惠爾康商標的過程，是有預(yù)謀、有步驟、連貫性的（從1995年2月16日搶注第29類上的第935448號和第30類上的第934358號“惠爾康及圖”商標，到1997年6月10日以欺騙、不正當手段申請受讓第30類“豆乳”商品上的第701244號“惠爾康”商標，再到搶注爭議商標）；在方式上是抄襲、摹仿的；其目的不是為了使用，而是為了牟取非法暴利，這種行為已嚴重違反了誠實信用原則和商標法的有關(guān)規(guī)定。

被申請人答辯的主要理由：一、被申請人受讓第701244號商標和申請注冊第1267138號商標的做法符合商標法有關(guān)規(guī)定。二、申請人沒有獲得第32類02組“惠爾康”商標，搶注商標的恰恰是申請人本身。三、申請人在明知的情況下，違法侵權(quán)使用他人的注冊商標，嚴重違反了商標法。四、我國商標法體現(xiàn)申請在先原則，1993年3月天津惠爾康科技公司就在第32類商品上申請注冊了“惠爾康”組合商標，1994年獲核準注冊。而申請人在第32類商品上申請注冊“惠爾康”商標的時間是1997年。五、申請人一直在違法侵權(quán)使用第32類02組“惠爾康”商標，不可能將不屬于違法者的商標變?yōu)閷儆谒摹榜Y名商標”。

（二）　 商評委審理與裁定

商評委經(jīng)審理查明：1、爭議商標為文字“惠爾康”，指定使用商品為第32類的汽水、果汁、豆奶、蔬菜汁（飲料）、果子粉、礦泉水（非醫(yī)用）、水（飲料），申請注冊時間為1997年8月20日。

申請人廈門惠爾康食品有限公司成立于1992年12月23日，“惠爾康”為申請人的字號，同時，“惠爾康”也是申請人在先使用在飲料等食品上的商標。

申請人提供了四組證據(jù)證明其惠爾康商標的高知名度：（一）相關(guān)公眾對申請人的惠爾康商標知曉程度的證據(jù)：1、申請人生產(chǎn)的“惠爾康”產(chǎn)品獲得的榮譽證書（福建知名品牌、福建省名牌產(chǎn)品等）。2、申請人的“惠爾康” 產(chǎn)品在全國性的行業(yè)排名情況。3、市場調(diào)查情況。4、申請人“惠爾康”產(chǎn)品包裝被仿冒的情況。5、全國各地經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)情況。（二）證明惠爾康商標使用持續(xù)時間的相關(guān)材料：1、從1993年起部分“惠爾康”產(chǎn)品的照片。2、從1992年到2002年衛(wèi)生防疫部門對惠爾康飲料、八寶粥等產(chǎn)品所作的衛(wèi)生結(jié)果報告單。3、從1993年到2001年申請人將標有惠爾康商標的產(chǎn)品包裝向國家專利局申請外觀專利情況。（三）證明惠爾康商標的宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍的有關(guān)材料：1、從1995年到2001年累計投入1.18億人民幣廣告費（審計報告）。2、部分廣告發(fā)票復(fù)印件。3、戶外廣告和車身廣告的圖片、促銷活動的現(xiàn)場圖片、電視廣告的畫面、廣告海報圖片、廣告促銷品的圖片。4、部分報紙報道復(fù)印件及公證書。5、部分廣告宣傳合同復(fù)印件。（四）惠爾康飲料及八寶粥從1995年至2001年的產(chǎn)量、銷售量、銷售收入、利稅情況。根據(jù)《中華人民共和國商標法》第十四條之規(guī)定，我委經(jīng)審理認定，經(jīng)過長期、廣泛的使用與宣傳，申請人使用在飲料等商品上的“惠爾康”商標在相關(guān)公眾中已具有很高的知名度，屬于《中華人民共和國商標法》第十三條第一款規(guī)定所指的馳名商標。

2、本案爭議商標的文字與申請人的字號、商標文字相同。爭議商標的字體與申請人在先使用于飲料等商品上的“惠爾康”商標字體相近似。1994年4月30日，申請人的法定代表人葉美蘭向中華人民共和國專利局申請了名稱為“飲料包裝罐”的外觀設(shè)計專利，并于1995年取得外觀設(shè)計專利權(quán)。爭議商標使用的字體與葉美蘭享有外觀設(shè)計專利權(quán)的飲料包裝罐上使用的字體相近似，特別是其中的“爾”字均使用了在現(xiàn)代社會生活中已不常用的繁體字。

3、被申請人與申請人同處于福建省，被申請人曾于1995年2月16日申請注冊與申請人在先使用的商標文字、圖形相同的第934358號“惠爾康及圖”商標，商標局于1998年作出異議裁定認為，第934358號“惠爾康及圖”商標“注冊使用勢必會引起消費者對商品產(chǎn)源的混淆，造成誤認誤購。”并裁定第934358號“惠爾康及圖”商標不予核準注冊。

其后，被申請人受讓了第701244號“惠爾康HEK”商標。第701244號“惠爾康HEK”商標原注冊人為“天津市惠爾康科技公司”，該公司于1993年3月25日向商標局提出“惠爾康HEK”商標注冊申請，于1994年8月14日經(jīng)商標局核準注冊，指定使用商品為第32類的豆乳。申請人提交的證據(jù)表明，該商標原注冊人“天津市惠爾康科技公司”在轉(zhuǎn)讓行為發(fā)生之前，已于1996年4月30日注銷，被申請人受讓注冊第701244號“惠爾康HEK”商標的行為存在著明顯的法律上的瑕疵?，F(xiàn)在，第701244號“惠爾康HEK”商標已被商標局以連續(xù)三年停止使用為由撤銷注冊，在第32類豆乳商品上，被申請人對第701244號“惠爾康HEK”商標已不享有合法權(quán)利。

商評委經(jīng)審理認為，被申請人明知“惠爾康”是申請人的字號、在先使用于飲料等商品并享有較高知名度的商標，卻采用抄襲、復(fù)制等不正當手段在類似商品上進行注冊，其主觀上具有明顯的進行不正當競爭、牟取非法利益的惡意，其行為既損害了申請人就其馳名商標、字號所享有的權(quán)利，也容易造成消費者對商品產(chǎn)源的混淆誤認，構(gòu)成了商標法第十三條第一款所指“就相同或者類似商品申請注冊的商標是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標，容易導(dǎo)致混淆的，不予注冊并禁止使用”的情形，也違反了商標法第三十一條“申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”的規(guī)定。依據(jù)《中華人民共和國商標法》第十三條第一款、第三十一條、第四十一條第二款、第四十三條之規(guī)定，裁定：申請人對被申請人注冊的第1267138號“惠爾康”商標所提撤銷理由成立，該商標注冊予以撤銷。

（爭議商標）

評析

本案的焦點問題是，申請人的惠爾康商標是否已成為商標法第十三條第一款所指的馳名商標，被申請人申請注冊爭議商標的行為是否屬于商標法第十三條第一款所指的情形，以及被申請人是否違反了商標法第三十一條關(guān)于“申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”的規(guī)定。

一、馳名商標的判定

馳名商標是指在中國為相關(guān)公眾廣為知曉并享有較高聲譽的商標，它是商標所有人經(jīng)過不斷努力積累而成的商譽的體現(xiàn)。對商標所有人給予商標法第十三條第一款馳名商標保護的重要前提之一，就是判定其申請保護的商標是否具有一定的知名度，符合商標法的要求。

根據(jù)商標法第十四條的規(guī)定，認定馳名商標應(yīng)當考慮下列因素：（1）相關(guān)公眾對該商標的知曉程度；（2）該商標使用的持續(xù)時間；（3）該商標的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍；（4）該商標作為馳名商標受保護的記錄；（5）該商標馳名的其他因素。需要注意的是，由于申請馳名商標保護的個案往往具有其特殊的、個體性的情形，所以在有的案件中，認定馳名可能需要考慮商標法第十四條所列的全部因素；但在另外一些案件中，基于行業(yè)特征、相關(guān)公眾范圍等特點，對馳名的認定可能只與部分因素有關(guān)。因此，認定他人商標是否成為馳名商標，應(yīng)當視個案情況綜合考量商標法第十四條所列的因素，但不以必須滿足全部因素為前提。

根據(jù)商標評審委員會2005年12月頒布的《商標審理標準》中《復(fù)制、摹仿或者翻譯他人馳名商標審理標準》的內(nèi)容，商標法第十四條所列因素可由下列證據(jù)材料予以證明：（1）該商標所使用的商品/服務(wù)的合同、發(fā)票、提貨單、銀行進賬單、進出口憑據(jù)等；（2）該商標所使用的商品/服務(wù)的銷售區(qū)域范圍、銷售網(wǎng)點分布及銷售渠道、方式的相關(guān)資料；（3）涉及該商標的廣播、電影、電視、報紙、期刊、網(wǎng)絡(luò)、戶外等媒體廣告、媒體評論及其他宣傳活動資料；（4）該商標所使用的商品/服務(wù)參加的展覽會、博覽會的相關(guān)資料；（5）該商標的最早使用時間和持續(xù)使用情況的相關(guān)資料；（6）該商標在中國、國外及有關(guān)地區(qū)的注冊證明；（7）商標行政主管機關(guān)或者司法機關(guān)曾認定該商標為馳名商標并給予保護的相關(guān)文件，以及該商標被侵權(quán)或者假冒的情況；（8）具有合格資質(zhì)的評估機構(gòu)出具的該商標無形資產(chǎn)價值評估報告；（9）具有公信力的權(quán)威機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會公布或者出具的涉及該商標所使用的商品/服務(wù)的銷售額、利稅額、產(chǎn)值的統(tǒng)計及其排名、廣告額統(tǒng)計等；（10）該商標獲獎情況；（11）其他可以證明該商標知名度的資料。

本案中，申請人提供了大量證據(jù)，從相關(guān)公眾對申請人的惠爾康商標知曉程度、惠爾康商標使用持續(xù)時間、惠爾康商標的宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍、惠爾康飲料及八寶粥從1995年至2001年的產(chǎn)量、銷售量、銷售收入、利稅情況等多角度證明其在中國相關(guān)公眾中的高知名度，符合商標法第十四條的要求，屬于商標法第十三條第一款所指的馳名商標。

二、對商標法第十三條第一款的理解及其適用條件

（一）本款是在相同或類似商品上對未注冊馳名商標的保護

馳名商標是商標所有人經(jīng)過辛勤努力所積累的知名度的表現(xiàn)，也是社會財富

的一部分。利用馳名商標知名度、搭便車牟利、進而造成市場混淆或者公眾誤認的不正當競爭行為，將可能致使馳名商標所有人的利益受到損害，也可能導(dǎo)致消費者權(quán)益受到損害，公平的市場競爭秩序受到影響。因此在《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》和TRIPS協(xié)議中都有對馳名商標保護的規(guī)定。我國商標法的相應(yīng)規(guī)定體現(xiàn)在商標法第十三條中。

商標法第十三條分為兩款，第一款針對在相同或者類似商品上的未注冊馳名商標，第二款針對在不相同或者不相類似商品上已注冊的馳名商標。這與我國實行商標注冊原則有關(guān)。注冊原則和使用原則是世界上商標權(quán)產(chǎn)生的兩大主要原則。使用原則最符合商標權(quán)產(chǎn)生的實際情況，但卻有公示性不強、舉證困難等問題。注冊原則彌補了使用原則的不足，但卻有可能隱藏商標權(quán)利產(chǎn)生的真實情況，并可能被惡意搶注者所利用。對未注冊的馳名商標而言，若被惡意注冊，危害性更大。因此，需要對嚴格的注冊原則進行必要的修正。第十三條第一款就彌補了嚴格注冊原則可能造成不公平后果的不足。但由于畢竟是未注冊商標，對其權(quán)利范圍保護過大，將會破壞注冊原則的穩(wěn)定性，也對其他市場主體不公平，所以商標法第十三條第一款將其限制在相同或者類似商品上。

（二）適用條件

《商標審理標準》中列明，適用商標法第十三條第一款須符合下列要件：（1）他人商標在系爭商標申請日前已經(jīng)馳名但尚未在中國注冊；（2）系爭商標構(gòu)成對他人馳名商標的復(fù)制、摹仿和翻譯；（3）系爭商標所使用的商品/服務(wù)與他人馳名商標所使用的商品/服務(wù)相同或者類似；（4）系爭商標的注冊或者使用，容易導(dǎo)致混淆。

根據(jù)這些標準，如果系爭商標在相同或者類似的商品或服務(wù)類別上，復(fù)制、摹仿或者翻譯他人的未注冊馳名商標，混淆、誤導(dǎo)消費者，導(dǎo)致消費者對商品或服務(wù)來源產(chǎn)生誤認，就可以適用商標法第十三條第一款。其中，對混淆、誤導(dǎo)的判定不以實際發(fā)生混淆、誤導(dǎo)為要件，只須判定有無混淆、誤導(dǎo)的可能性即可。而對復(fù)制、摹仿、翻譯他人未注冊馳名商標的規(guī)制，則包含著根據(jù)民法誠實信用原則和商標法反不正當競爭精神對惡意注冊行為的禁止。

本案中，被申請人注冊爭議商標的主觀惡意明顯：其與申請人同處福建省且都是從事食品生產(chǎn)的企業(yè)；在爭議商標申請注冊前其與申請人曾發(fā)生商標異議糾紛，應(yīng)當知道該馳名商標；且爭議商標的字體與申請人在先使用于飲料等商品上的“惠爾康”商標字體相近似，特別是其中的“爾”字均使用了在現(xiàn)代社會生活中已不常用的繁體字。被申請人明知“惠爾康”是申請人在先使用于飲料等商品并享有較高知名度的商標，卻采用抄襲、復(fù)制的不正當手段在類似商品上進行注冊，其行為容易造成消費者對商品產(chǎn)源的混淆誤認，被申請人的行為已符合適用商標法第十三條第一款的條件。

三、對《商標法》第三十一條的理解及其適用條件

一般認為，商標法第三十一條“申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”中“在先權(quán)利”不是指商標權(quán)，因為有關(guān)在先商標權(quán)已在商標法其他條款中有所體現(xiàn)。這里指的是他人享有的合法有效的其他在先權(quán)利，主要指在系爭商標申請注冊日之前已經(jīng)取得的，除商標權(quán)以外的其他權(quán)利，包括商號權(quán)，著作權(quán)，外觀設(shè)計專利權(quán)、姓名權(quán)，肖像權(quán)等。

對這些其他在先權(quán)利的保護主要是基于誠實信用原則和保護在先權(quán)利原則。根據(jù)誠實信用原則，商標申請人有避讓義務(wù)，尊重他人的在先合法權(quán)利；根據(jù)保護在先權(quán)利原則，合法有效的在先權(quán)利是以法律之力確定和保護的利益，當在后申請的商標與這些權(quán)利發(fā)生沖突時，應(yīng)保護在先權(quán)利人。

根據(jù)《商標審理標準》，侵犯他人商號權(quán)的適用要件有三點：（1）商號的登記、使用日應(yīng)當早于系爭商標注冊申請日；（2）該商號在中國相關(guān)公眾中具有一定的知名度；（3）系爭商標的注冊與使用容易導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆，致使在先商號權(quán)人的利益可能受到損害。

本案中，申請人廈門惠爾康食品有限公司成立于1992年12月23日，遠早于爭議商標的申請注冊時間?；轄柨底鳛槠渖烫柅@得了多種獎項與榮譽稱號，在相關(guān)公眾中具有較高的知名度，爭議商標的注冊容易導(dǎo)致相關(guān)公眾對商品的來源即商品的生產(chǎn)者和提供者產(chǎn)生混淆，導(dǎo)致申請人的利益受到損害，因此符合《商標法》第三十一條的適用條件。